Hoge Raad, 23-12-2011, ECLI:NL:HR:2011:BY9495 BT8460, 10/02367

23 december 2011

Eerste Kamer

10/02367

DV/RA

TRIANON PRODUCTIE B.V., voorheen genaamd: TRIANON CHOCOLATIERS B.V.

gevestigd te Oss,

EISERES tot cassatie,

advocaat: mr. W.E. Pors,

de rechtspersoon naar Frans recht REVILLON CHOCOLATIER SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE,

gevestigd te Le Coteau, Frankrijk,

VERWEERSTER in cassatie,

advocaat: mr. K.G.W. van Oven.

Voor het verloop van het geding in feitelijke instanties verwijst de Hoge Raad naar de navolgende stukken:

a. de vonnissen in de zaak 148833/HA ZA 06-2073 van de rechtbank 's-Hertogenbosch van 17 januari 2007 en 16 april 2008;

b. het arrest in de zaak HD 200.010.652 van het gerechtshof te 's-Hertogenbosch van 12 januari 2010.

Het arrest van het hof is aan dit arrest gehecht.

Tegen het arrest van het hof heeft Trianon beroep in cassatie ingesteld. De cassatiedagvaarding is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

Revillon heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

De zaak is voor Trianon toegelicht door haar advocaat en mr. M.E. Bruning, advocaat bij de Hoge Raad, voor Revillon door mr. F.E. Vermeulen, advocaat te Amsterdam.

De conclusie van de Advocaat-Generaal D.W.F. Verkade strekt ertoe dat de Hoge Raad, alvorens verder te beslissen, het Hof van Justitie van de Europese Unie zal verzoeken over vragen van uitleg van Richtlijn 89/104/EEG (geconsolideerde versie: 2008/95/EG) als bedoeld in nr. 3.71 van de conclusie uitspraak te doen, en het geding zal schorsen totdat het Hof van Justitie naar aanleiding van dat verzoek uitspraak zal hebben gedaan.

Mr. Pors en mr. Vermeulen hebben bij brieven van 28 oktober 2011 op die conclusie gereageerd.

3.1 In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.

(i) Trianon en Revillon zijn producenten van chocoladeproducten.

(ii) Revillon heeft op 7 maart 2003 onder inschrijvingsnummer BX 0744485 een driedimensionaal vormmerk - als afgebeeld in het arrest van het hof - gedeponeerd voor de Benelux voor klasse 30 (cacao, chocolade, chocoladeproducten), hierna aan te duiden als: het staafmerk. Het betreft een slank, geslingerd staafje van chocolade, voorzien van kleine uitstulpingen van chocolade, waarvan de vorm doet denken aan een takje van een wijnstok. Bij de inschrijving is vermeld: La marque est constituée par la forme du produit évoquant un sarment de vigne.

(iii) Revillon verhandelde chocoladestaafjes met deze vorm in de periode van 1998 tot 2003 onder de naam Les Sarments. Het product werd geleverd in verschillende smaken. Op de verpakking was een bundel chocoladestaafjes afgebeeld met een gekleurd lint los daaromheen, alsmede de namen Les Sarments en Revillon.

(iv) Identieke chocoladestaafjes zijn na 2003 verhandeld door de aan Revillon gelieerde onderneming Mademoiselle de Margaux onder de naam Finesses de chocolat en onder de naam Sarments du Médoc.

(v) Trianon brengt sinds 2004 een chocoladestaafje in geslingerde vorm en voorzien van kleine uitstulpingen van chocolade op de markt. Trianon verhandelt dit product onder de naam Les Rameaux. Het staafje heeft sinaasappel-, koffie-, mint- of caramelsmaak. Op de verpakking is een bundel chocoladestaafjes afgebeeld met een gekleurd lint los daaromheen, alsmede de namen Les Rameaux en Trianon.

3.2 Trianon vordert in dit geding, kort gezegd, nietigverklaring van het staafmerk, met nevenvorderingen. Zij voert daartoe primair aan dat de vorm van het staafje van Revillon ieder onderscheidend vermogen mist, omdat deze niet significant afwijkt van de in de handel voor de betrokken waren gebruikelijke vormen en dat het staafmerk ook niet is ingeburgerd. Subsidiair legt Trianon aan haar vordering ten grondslag dat de vorm van het chocoladestaafje een wezenlijke waarde geeft aan de waar. In reconventie stelt Revillon primair dat Trianon door te handelen als hiervoor in 3.1 onder (v) vermeld, inbreuk op haar vormmerk pleegt en vordert zij, kort gezegd, een bevel aan Trianon ieder gebruik van het staafmerk of daarmee verwarringwekkend overeenstemmende tekens in de Benelux te staken en gestaakt te houden op verbeurte van een dwangsom, alsmede schadevergoeding en afdracht aan Revillon van de met de inbreuk genoten (bruto)winst. Subsidiair vordert Revillon schadevergoeding en winstafdracht op de grondslag dat Trianon onrechtmatig jegens haar handelt wegens slaafse nabootsing.

De rechtbank heeft het staafmerk ieder onderscheidend vermogen ontzegd en de nietigheid van het merk uitgesproken. Het hof heeft dat vonnis vernietigd, de vordering van Trianon alsnog afgewezen en de vorderingen van Revillon, voor zover gebaseerd op merkinbreuk, toegewezen. Het overwoog daartoe als geciteerd in de conclusie van de Advocaat-Generaal onder 2.7. Kort gezegd en voor zover in cassatie nog van belang, houden die overwegingen het volgende in. Uitgangspunt is dat voor een vormmerk geldt dat alleen een vorm die op significante wijze afwijkt van de norm of van wat in de betrokken sector gangbaar is en derhalve de essentiële functie van herkomstaanduiding vervult, onderscheidend vermogen heeft, waarbij moet worden uitgegaan van de perceptie door het relevante publiek (rov. 4.6). Chocolade, waar het hier om gaat, wordt in vele vormen op de markt gebracht en de algemeen gebruikelijke vormen worden door het publiek niet als onderscheidend beschouwd (rov. 4.7). Het door Revillon op de markt gebrachte staafje wijkt significant af van de staafjes waarnaar Trianon verwijst en voegt door zijn originele verschijning een waarde toe, waardoor het de functie van herkomstaanduiding kan vervullen (rov. 4.10.2). Ook het verweer dat bij het staafmerk de vorm de wezenlijke waarde van de waar bepaalt, wordt verworpen, aangezien Trianon die stelling onvoldoende heeft onderbouwd. In het algemeen geldt dat een mogelijk aantrekkelijke vorm van chocolade geen werkelijke invloed heeft op de intrinsieke waarde ervan. De wezenlijke waarde van chocolade is gelegen in de smaak en de substantie. Trianon heeft niet aangetoond dat dat in dit geval anders is (rov. 4.12). Het beroep van Trianon op het algemeen belang van vrijhouding van een vorm als die van het staafmerk wordt eveneens verworpen omdat Trianon geen overtuigende argumenten heeft aangevoerd waarom deze specifieke vorm van chocolade door een ieder vrij zou moeten kunnen worden gebruikt, nu vaststaat dat chocolade in zeer veel fantasievormen kan worden en ook wordt geproduceerd (rov. 4.13).

3.3.5 Onderdeel I.5 klaagt dat de overweging (in rov. 4.10.2) dat het door Revillon op de markt gebrachte staafje significant afwijkt van de vorm van de staafjes waarnaar Trianon verwees omdat het grootste deel daarvan aanzienlijk dikker is dan het staafje van Trianon, getuigt van een onjuiste rechtsopvatting, dan wel onbegrijpelijk is. Het voert daartoe aan dat het hof heeft miskend dat het bij vormmerken niet gaat om de afmetingen en het hof aan de hand van de gedingstukken de dikte bovendien niet kon vaststellen. Daarbij heeft het hof, aldus het onderdeel, bovendien de feitelijke grondslag van het verweer van Revillon aangevuld.

Deze klacht mist doel, aangezien het hof in de bestreden overweging met "dikker" klaarblijkelijk het oog heeft gehad op de verhoudingen tussen lengte en breedte van de door Trianon getoonde (afbeeldingen van) staafvormen, hetgeen alleszins relevant is voor de beoordeling van het al dan niet afwijkend karakter van de staafvorm van Trianon. De klacht omtrent de aanvulling van de feitelijke grondslag van het verweer van Revillon faalt, reeds omdat Revillon zich op het "korte dikke" karakter van de getoonde vormen heeft beroepen.

Onderdeel I.6 behelst geen zelfstandige klacht.

3.4.1 Onderdeel II behelst klachten tegen rov. 4.12 en 4.13.

Ongegrond zijn de klachten (II.1, tweede alinea; II.2, derde alinea; II.4, tweede alinea) die erop gebaseerd zijn dat Revillon in het geding zou hebben erkend dat de vorm van het staafmerk een wezenlijke waarde aan de waar geeft, nu zij heeft gesteld dat de desbetreffende vorm weliswaar aantrekkelijk is (maar dat het publiek de chocolade uiteindelijk koopt om deze op te eten). De bedoelde uitlatingen hebben onmiskenbaar de strekking te beklemtonen dat het publiek de wezenlijke waarde van de waar chocola zoekt in de smaak (en eventueel in daarmee verwante kenmerken daarvan, zoals de substantie), terwijl Revillon bij herhaling heeft bestreden dat de staafvorm een wezenlijke waarde aan de chocola geeft. Ook de klacht aan het slot van onderdeel II.2, derde alinea, mist doel, reeds omdat in de door Trianon ingeroepen uitspraak van het hof te 's-Hertogenbosch van 19 oktober 1999 niet is beslist dat de vorm van een chocoladeproduct in het algemeen de wezenlijke waarde van die waar bepaalt.

3.4.2 Onderdeel II.1 klaagt onder meer dat het hof, door te oordelen als het in rov. 4.13 heeft gedaan, blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting omdat het heeft miskend dat het bij de hier aan de orde zijnde uitsluitingsgrond "wezenlijke waarde aan de waar geven" gaat om de vraag naar de reden van de aankoopbeslissing door het publiek, dat het daarbij niet erom gaat of de vorm de wezenlijke waarde, maar of deze een wezenlijke waarde aan de zaak geeft, en dat het hof aldus ten onrechte geen aandacht heeft geschonken aan het betoog van Trianon dat de waarde van chocoladeproducten als het onderhavige niet (langer) uitsluitend door de smaak, maar steeds meer (mede) door hun bijzondere of specifieke vorm wordt bepaald, die daarom de aankoopbeslissing van het publiek mede of zelfs vooral bepaalt.

Deze klachten stellen vragen aan de orde van uitleg van art. 2.1 lid 2 BVIE en daarmee van art. 3 lid 1, aanhef en onder e (iii), van de Richtlijn 89/104/EEG, zoals gecodificeerd in Richtlijn 2008/95, hierna: de Merkenrichtlijn, die in de rechtspraak van het HvJEU tot dusverre geen beantwoording hebben gevonden. De Hoge Raad zal daarom aan dat Hof de hierna te vermelden prejudiciële vragen voorleggen.

3.4.3 In afwachting van de beantwoording van die vragen behoeven de klachten van de onderdelen II.4, eerste alinea (dat betrekking heeft op de stelling van Trianon dat voldoende is dat de vorm mede de wezenlijke waarde bepaalt), en II.5 (dat slechts voortbouwende klachten behelst) geen behandeling. Datzelfde geldt voor onderdeel II.6, dat zich richt zich tegen rov. 4.13 en betoogt dat de verwerping van het beroep van Trianon op het algemeen belang van vrijhouding van een vorm als het staafmerk onjuist dan wel onbegrijpelijk is; het betoogt dat, indien, zoals Trianon in feitelijke instantie heeft gesteld, een belang aanwezig is om een bepaalde vorm vrij te houden, daaraan de omstandigheid niet kan afdoen dat een producent ook een andere vorm kan kiezen. Nu eerst na de beantwoording van de te stellen prejudiciële vragen zal kunnen worden beoordeeld of het staafmerk nietig is op de aangevoerde grond van art. 3 lid 1, aanhef en onder e (iii), Merkenrichtlijn, kan ook eerst nadien worden vastgesteld of hier van een "Freihaltebedürfnis" sprake is. Wel kan thans reeds worden overwogen dat de klacht van de laatste alinea van onderdeel II.6 faalt:

de omstandigheid dat een fabrikant vrij moet zijn om zijn producten een vorm te geven die meer voorkomt in de desbetreffende branche of die gelijkt op wat daar gebruikelijk is, miskent dat het hof van het staafmerk, naar hiervoor in 3.2 is overwogen, nu juist heeft geoordeeld dat dit in vorm significant afwijkt van de staafjes waarnaar Trianon als het "Umfeld" heeft verwezen.

3.5.1 Onderdeel III richt zich tegen de toewijzing van de reconventionele vordering.

De onderdelen III.2 en III.3 - onderdeel III.1 bevat slechts een op die van de onderdelen I en II voortbouwende klacht - richten zich tegen de toewijzing van de vordering tot winstafdracht als bedoeld in art. 2.21 lid 4 BVIE. Geklaagd wordt dat het hof daarbij een onjuiste maatstaf voor het begrip inbreuk te kwader trouw heeft gehanteerd, althans zijn oordeel dienaangaande ontoereikend heeft gemotiveerd, respectievelijk de aan de stelplicht van Revillon te stellen eisen heeft miskend en buiten de rechtsstrijd is getreden.

Deze bepaling is als een uitzondering geformuleerd, die toepassing vindt indien van kwade trouw niet is gebleken (of zich omstandigheden voordoen als aan het slot bedoeld). Het lijdt daarom geen twijfel dat het in een geval waarin winstafdracht is gevorderd op de weg van de verweerder ligt het bevrijdende verweer te voeren dat een van deze uitzonderingen van toepassing is. Het staat de rechter niet vrij deze uitzonderingsbepaling ambtshalve toe te passen.

Opmerking verdient dat, indien de toepasselijkheid van de door de verweerder ingeroepen uitzonderingsbepaling vervolgens door de merkhouder voldoende gemotiveerd is betwist, de bewijslast ter zake van de kwade trouw (anders dan die ter zake van de omstandigheden als aan het slot van de bepaling bedoeld) op de merkhouder rust, nu de uitzonderingsbepaling in zoverre ertoe strekt dat in gevallen van "niet-opzettelijke inbreuk" geen plaats is voor een vordering tot winstafdracht (vgl. BenGH 11 februari 2008, nr. A 2006/4, LJN BC6935, NJ 2008/535 (Ondeo Nalco)).

3.5.3 Nu uit de gedingstukken niet anders kan worden afgeleid dan dat Trianon dienaangaande niets heeft aangevoerd, behoefde het hof zich niet te buigen over de vraag of de bedoelde uitzondering zich voordeed.

Daarop stuiten alle klachten van het onderdeel af.

1. Gaat het bij de weigerings- of nietigheidsgrond van art. 3 lid 1, aanhef en onder e (iii), van de Richtlijn 89/104/EEG, zoals gecodificeerd in Richtlijn 2008/95,

te weten dat (vorm)merken niet uitsluitend mogen bestaan uit een vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft, om het motief (of de motieven) van de aankoopbeslissing van het in aanmerking komende publiek?

2. Is van "een vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft" in de zin van evenbedoeld voorschrift

(a)slechts sprake indien die vorm moet worden aangemerkt als de voornaamste of overheersende waarde in vergelijking tot andere waarden (zoals bij voedingswaren het geval is met smaak en substantie), of

(b)kan daarvan ook sprake zijn, indien naast die voornaamste of overheersende waarde ook andere, eveneens als wezenlijk aan te merken waarden van die waar bestaan?

3. Is voor de beantwoording van vraag 2 beslissend de opvatting van de meerderheid van het in aanmerking komende publiek, of kan de rechter oordelen dat reeds de opvatting van een deel van het publiek volstaat om de betrokken waarde als "wezenlijk" in de zin van voormelde bepaling aan te merken?

4. Indien het antwoord op vraag 3 luidt in laatstbedoelde zin, welke eis dient dan aan de omvang van het betrokken deel van het publiek te worden gesteld?

De Hoge Raad:

verzoekt het Hof van Justitie van de Europese Unie met betrekking tot de onder 5 geformuleerde vragen uitspraak te doen;

houdt iedere verdere beslissing aan en schorst het geding tot het Hof van Justitie naar aanleiding van dit verzoek uitspraak zal hebben gedaan.