Gerechtshof Den Haag, 04-12-2018, ECLI:NL:GHDHA:2018:3214, 200.215.824/01

De door de voorzieningenrechter in het vonnis van 13 maart 2017 vastgestelde feiten zijn niet in geschil, met uitzondering van de overdracht van rechten door Heraeus Kulzer GmbH. Die overdracht is niet relevant voor de beslissing van het hof en kan daarom buiten beschouwing blijven. Voor het overige neemt het hof de door de voorzieningenrechter vastgestelde feiten over, aangevuld met een aantal door het hof vastgestelde feiten die dateren van na het vonnis.

Heraeus maakt deel uit van de Heraeus Groep. Heraeus (Groep) produceert onder meer botcement dat wordt gebruikt om kunstgewrichten met het lichaam te verbinden. De vennootschap Heraeus Kulzer GmbH is (was) eigenaar van een merk botcement genaamd Palacos. Palacos is in 1958 als merk geregistreerd voor onder meer de Benelux.

Biomet c.s. houdt zich bezig met onder meer de productie en verkoop van kunstgewrichten en aanverwante producten, zoals botcement.

Ondernemingen van Biomet c.s. verkochten tot 2005 aan eindafnemers botcement dat afkomstig was van Heraeus. In 2005 heeft Heraeus besloten om zelf dit botcement te gaan leveren aan de eindafnemers, buiten Biomet c.s. om. Biomet c.s. is toen zelf botcement gaan produceren om dit te kunnen verkopen aan de eindafnemers. Het botcement van Biomet c.s. werd eerst in Duitsland geproduceerd. Later is deze productie overgeheveld naar Frankrijk (volgens Biomet c.s. was dat in 2010 en volgens Heraeus in 2012).

Het door Heraeus geproduceerde botcement Palacos bevatte voorheen een ingrediënt van het merk Rebofacin, dat wijst op de aanwezigheid van het antibioticum gentamicine. Biomet c.s. heeft een licentie voor dit ingrediënt. Deze licentie was uitgegeven door het bedrijf Merck KgaA (hierna: Merck). Heraeus is gestopt met het gebruik van Rebofacin na verbreking van de zakelijke samenwerking met Biomet c.s. in 2005.

Het United States District Court in the Northern District of Indiana heeft in een ‘pre-trial discovery’ procedure op 17 maart 2011 een ‘protective order’ uitgesproken die vervolgens nog acht keer is geamendeerd. In die beslissing is onder meer bepaald dat Heraeus een aantal documenten mocht gebruiken in de - na te melden procedure - bij onder meer het Oberlandesgericht Frankfurt am Main (hierna: het OLG Frankfurt).

Het OLG Frankfurt heeft op 15 juni 2014 in hoger beroep arrest gewezen (met een herstelarrest van 30 juli 2014, ten aanzien van een tekstuele verschrijving) in een procedure tussen Heraeus Kulzer GmbH en diverse vennootschappen binnen de Biomet Groep. Volgens dit arrest hebben ondernemingen binnen de Biomet Groep onrechtmatig gehandeld omdat zij bij de productie van eigen botcement gebruik hebben gemaakt van aan Heraeus Kulzer GmbH toebehorende bedrijfsgeheimen. De desbetreffende Biomet vennootschappen is verboden een aantal met name genoemde producten op de markt te brengen en deze vennootschappen zijn aansprakelijk gehouden voor de door Heraeus Kulzer GmbH geleden schade.

In Frankrijk heeft in juli 2015 met machtiging van de Franse rechter een doorzoeking plaatsgevonden ten kantore van drie Franse Biomet vennootschappen, alle gevestigd te Valence. Deze doorzoeking vond plaats in het kader van een door Heraeus in Frankrijk gevoerde procedure tot verkrijging van inzage in bescheiden van Biomet vennootschappen.

Het OLG Frankfurt heeft in een ‘uitlegarrest’ van 28 april 2016 beslist dat zijn arrest van 15 juni 2014 slechts territoriale werking heeft voor het land Duitsland. Het arrest van het OLG Frankfurt van 15 juni 2014 is inmiddels onherroepelijk geworden, omdat het Bundesgerichtshof op 16 juni 2016 de klacht van Biomet c.s. tegen de beslissing dat geen Revision mocht worden ingesteld, heeft afgewezen.

In vervolg op het arrest van het OLG Frankfurt van 15 juni 2014 is thans een schadevergoedingsprocedure aanhangig in Duitsland, waarin Heraeus een schadevergoeding vordert van Biomet c.s. van ruim € 121.000.000,-.

De voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam heeft bij beschikking van 26 september 2014 aan Heraeus Kulzer verlof verleend voor de tenuitvoerlegging van het arrest van het OLG Frankfurt in Nederland.

Het Ambtsgericht München heeft in een strafrechtelijke procedure bij vonnis van 28 april 2015 een manager van Biomet veroordeeld wegens zijn betrokkenheid bij het onrechtmatige gebruiken van bedrijfsgeheimen van Heraeus. In hoger beroep heeft de openbaar aanklager een schikking getroffen met de aangeklaagde manager. Die schikking is door de beroepsrechter goedgekeurd.

De voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam heeft op 11 februari 2015 twee vonnissen gewezen. In het ene vonnis (in de procedure met Biomet c.s. als eisers) is de vennootschap Heraeus Drijfhout veroordeeld, samengevat, om aan derden (klanten van Biomet) geen mededelingen te doen over het arrest van het OLG Frankfurt van 15 juni 2014, op straffe van verbeurte van een dwangsom. In het andere vonnis (met Heraeus als eiseres) heeft de voorzieningenrechter, samengevat, zich onbevoegd verklaard om kennis te nemen van vorderingen van Heraeus. Deze vordering hielden in, samengevat om:

- Biomet c.s. te veroordelen om het arrest van het OLG Frankfurt van 5 juni 2014 na te komen, op straffe van verbeurte van een dwangsom,

- met een terugroepactie van inbreukmakende producten en

- met het doen van mededelingen hierover aan klanten van Biomet c.s.

Heraeus is in hoger beroep gekomen van het kort gedingvonnis van 11 februari 2015 waarin Heraeus als eiseres optrad. Het gerechtshof Den Haag heeft in dit hoger beroep op 31 mei 2016 arrest gewezen (ECLI:NL:GHDHA:2016:1539). Het gerechtshof heeft het vonnis van de voorzieningenrechter vernietigd en, opnieuw rechtdoende, de Nederlandse rechter bevoegd verklaard om kennis te nemen van de in hoger beroep gewijzigde vorderingen van Heraeus en de vorderingen van Heraeus afgewezen.

Heraeus heeft bij verzoekschrift van 24 november 2016 aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam verlof gevraagd om conservatoir bewijsbeslag te mogen leggen ten laste van Biomet c.s. in kantoren van Biomet c.s. in Dordrecht en Breda. Dit verlof is verleend bij beschikking van 6 december 2016. De deurwaarder is op 3 januari 2017 begonnen met de uitvoering van het bewijsbeslag. Eind maart 2017 had de deurwaarder een groot deel van de administratie van Biomet c.s. en andere vennootschappen van de Biomet Groep gekopieerd, maar was het merendeel van de gekopieerde data nog niet doorzocht op de aanwezigheid van onder het beslag vallende bescheiden.

De voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland West-Brabant heeft bij vonnis van 25 januari 2017 een vordering van Biomet c.s. tot opheffing van het conservatoire bewijsbeslag afgewezen. Biomet c.s. hebben tegen dit vonnis hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof ’s-Hertogenbosch. Partijen zijn in die zaak een schikking overeengekomen, inhoudende dat alle data die de deurwaarder op dat moment had gekopieerd bij een notaris in bewaring worden gegeven en dat op e-mails in de Verenigde Staten een zogenaamd litigation hold zal worden geplaatst, een en ander tot dit hof in deze zaak arrest zal hebben gewezen. De procedure voor het hof ’s-Hertogenbosch is doorgehaald.