Gerechtshof Amsterdam, 23-11-2010, BU3839, 200.003.510/01

ARREST

in de zaak van:

t e g e n

De partijen worden hierna Hugo Boss en Reemtsma genoemd

1. Het geding in hoger beroep, na cassatie en verwijzing

Bij arrest van 11 januari 2008, nummer CO6/015HR, heeft de Hoge Raad het tussen partijen op 4 augustus 2005 onder rolnummer 02/442 uitgesproken arrest van het gerechtshof ‘s-Gravenhage vernietigd en het geding verwezen naar dit hof ter verdere behandeling en beslissing, met veroordeling van Reemtsma in de kosten van het geding in cassatie.

Bij exploot van 19 februari 2008 heeft Hugo Boss Reemtsma opgeroepen om verder te procederen voor dit hof. Reemtsma is niet verschenen. Tegen haar is verstek verleend.

Hugo Boss heeft bij memorie na verwijzing haar standpunt nader toegelicht en – opnieuw – geconcludeerd dat het hof – uitvoerbaar bij voorraad - het vonnis van de rechtbank ‘s-Gravenhage van 13 februari 2002, gewezen onder rolnummer 99/3247, zal vernietigen en, opnieuw rechtdoende, de vordering van Reemtsma alsnog af zal wijzen, met veroordeling van Reemtsma in de proceskosten van de procedures in eerste aanleg, in hoger beroep en na verwijzing en met bepaling dat over de proceskosten-veroordelingen wettelijke rente verschuldigd zal zijn met ingang van veertien dagen na de datum van dit arrest en voorts met veroordeling van Reemtsma tot terugbetaling van de bedragen die Hugo Boss op grond van het bestreden vonnis en het arrest van het hof ‘s-Gravenhage aan Reemtsma heeft voldaan, te vermeerderen met wettelijke rente daarover vanaf de dag van betaling tot de dag van integrale restitutie.

Ten slotte heeft Hugo Boss arrest gevraagd.

2. Beoordeling van de zaak na verwijzing

2.2. Reemtsma vordert in deze procedure een verklaring voor recht dat de uit de hiervoor onder 3.1(i) genoemde depots voortvloeiende merkrechten van Hugo Boss in de Benelux voor zover betreffende de waren in klasse 34 vervallen zijn wegens het uitblijven van normaal gebruik van die merken (art. 5 onder 2 BMW, respectievelijk art. 5 onder 3, zoals dat luidde tot 1 januari 1996) alsmede doorhaling van de desbetreffende inschrijvingen. De rechtbank ‘s-Gravenhage heeft de vordering toegewezen bij vonnis van 13 februari 2002. Het hof ‘s-Gravenhage heeft de daartegen opgeworpen grieven ongegrond geoordeeld en het vonnis – met uitzondering van de uitgesproken uitvoerbaarverklaring bij voorraad - bekrachtigd. In cassatie ging het nog alleen om de verwerping door het hof ‘s-Gravenhage van de stelling van Hugo Boss dat zij voor het niet-gebruik een geldige reden had omdat de door Hugo Boss gestelde feiten en omstandigheden naar het oordeel van het hof ’s-Gravenhage niet kunnen worden aangemerkt als buiten de macht van Hugo Boss liggende en niet tot haar normale ondernemersrisico behorende omstandigheden die het normaal gebruik van het merk onmogelijk maken, althans zo bezwaarlijk dat het gebruik daarvan naar in het economische verkeer gebruikelijke maatstaven in redelijkheid niet van haar kon worden verwacht.

2.3. De Hoge Raad heeft voorop gesteld dat de term ‘geldige reden’, zoals die laatstelijk voorkwam in art. 5 lid 2 BMW (thans art. 2.26 lid 2 BVIE), moet worden uitgelegd overeenkomstig de art. 10 lid 1 en 12 lid 1 van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, die sedert 1 januari 1996 in die bepalingen van de BMW, respectievelijk het BVIE, is geïmplementeerd. Daarbij heeft de Hoge Raad erop gewezen dat ook art. 5 lid 3 BMW, dat tot 1 januari 1996 gold, in de periode van 1 januari 1993 tot 1 januari 1996 richtlijnconform behoort te worden uitgelegd, nu de richtlijn uiterlijk op 31 december 1992 in de nationale wetgeving van de lidstaten verwerkt diende te zijn.

2.5. Het hof zal thans – na verwijzing – (opnieuw) dienen te onderzoeken of Hugo Boss een ‘geldige reden’ had in de zin van art. 5 lid 2 en art. 5 lid 3 (oud) BMW voor het niet gebruiken van haar merken, waarbij dit onderzoek voor de periode vóór 1 januari 1993 moet worden verricht aan de hand van de maatstaf zoals deze is geformuleerd in genoemd arrest van het BenGH (Turmac/Reynolds) en voor de periode vanaf 1 januari 1993 aan de hand van de door het HvJ geformuleerde maatstaf (Häupl/Lidl). Het hof ’s-Gravenhage is ervan uitgegaan dat Hugo Boss haar onderhavige merken nimmer normaal heeft gebruik voor waren in klasse 34. Hiertegen is in cassatie geen klacht gericht, zodat dit ook na verwijzing als uitgangspunt heeft te gelden.

2.6. Met betrekking tot de periode vóór 1 januari 1993 overweegt het hof het volgende. Ten aanzien van de depots in 1987 is, ingevolge art. IV van het Protocol van 2 december 1992 houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet op de merken, art. 5 onder 3 (oud) BMW van toepassing. Dit artikel bepaalde dat het recht op het merk vervalt voor zover hetzij binnen drie jaren volgend op het depot, hetzij gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaren, zonder geldige reden niet enig normaal gebruik van het merk is gemaakt binnen de Benelux. Beoordeeld moet derhalve in de eerste plaats worden of Hugo Boss een geldige reden heeft gehad voor het niet gebruiken van haar op 10 april 1987, 11 september 1987 en 3 oktober 1987 gedeponeerde merken in de periode van drie jaar na de respectieve depots.

2.8. Hugo Boss heeft in dat verband aangevoerd dat zij in de periode volgend op de registratie van de onderhavige merken is geconfronteerd met verschillende regelgevingen op grond waarvan vergaande beperkingen gelden en/of dreigden te gaan gelden voor tabaksreclame, welke zich ook (zouden kunnen) uitstrekken tot gebruik van (voor tabaksproducten gebruikte) merken voor andere zaken dan tabaksproducten. Het hof overweegt dienaangaande als volgt.

2.9. In de periode vóór 1 januari 1993 was de situatie (in Nederland) als volgt. In maart 1988 was de Tabakswet tot stand gekomen (in werking getreden op 1 januari 1990), waarin beperkingen werden gesteld aan de plaatsen waar mocht worden gerookt en tabaksproducten mochten worden verstrekt, waarin regels werden gesteld voor aanduidingen op de verpakking en waarin reclame-uitingen in radio- en tv-programma’s werden verboden. Uit de memorie van toelichting op deze wet wordt duidelijk dat de maatregelen in de Tabakswet door de regering waren bedoeld als de eerste stap in een ontwikkeling naar verdergaande beperkingen. De preambule bij de Reclame Code voor Tabaksproducten 1994 maakt melding van een tabaksontmoedigingsbeleid in het kader waarvan al geruime tijd met de industrie werd gesproken over verdergaande beperkingen in reclame-uitingen. De Code zelf (die voor 1 januari 1993 nog niet van kracht was) bevat onder meer – in artikel 6 - een verbod op het maken van reclame voor andere zaken dan tabaksproducten die door hun aard en/of vormgeving een verwarrende gelijkenis vertonen met tabaksproducten of waarbij dezelfde personen en/of identieke situaties worden afgebeeld als gebruikt in reclame voor tabaksproducten, met de kennelijke bedoeling de regels van de Code te omzeilen.

2.10. Dat deze regelgeving het in de eerste drie jaren na de depots in 1987 voor Hugo Boss zo bezwaarlijk maakte om voor waren in klasse 34 enig normaal gebruik te maken van haar merken dat dit, naar in het economisch verkeer gebruikelijke maatstaven, in redelijkheid niet van haar kon worden verwacht, valt niet zonder meer in te zien en is – voor zover Hugo Boss zich hier in hoger beroep al op heeft willen beroepen - door Hugo Boss ook niet concreet onderbouwd. Weliswaar golden beperkingen voor reclame-uitingen (en waren verdere beperkingen te verwachten), maar dit is op zichzelf onvoldoende om hieraan de conclusie te verbinden dat van Hugo Boss in redelijkheid niet kon worden verwacht enig normaal gebruik te maken van haar merken. Dat Hugo Boss door reclame-uitingen voor sigaretten het risico liep vervolgens haar hele brandstyle te moeten aanpassen (waarover hieronder nader), was in de regelgeving in de desbetreffende periode in ieder geval (nog) niet aan de orde. Over de situatie in België en Luxemburg heeft Hugo Boss zich niet uitgelaten.

2.11. De omstandigheden waarop Hugo Boss zich in hoger beroep ter verklaring van het niet gebruiken van haar merken heeft beroepen – zoals opgesomd in de cassatiedagvaarding onder 3 tot en met 15 en onderdeel I.9 – betreffen, behalve (onder 3) het voor de onderhavige kwestie niet relevante punt van gebruik door Reemtsma van het teken Boss voor sigaretten, (dreigende inwerking-treding van) regelgeving die na 1 januari 1993 tot stand is gekomen. Hugo Boss heeft in het bijzonder gewezen op de dreigende inwerkingtreding van de (naderhand op 5 oktober 2000 door het HvJ nietig verklaarde) richtlijn 98/43/EG van 6 juli 1998 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten op het gebied van reclame en sponsoring voor tabaksproducten (PbEG L 213/9). Deze richtlijn verbood in art. 3 lid 1 iedere vorm van reclame voor of sponsoring van tabaksproducten. Lid 2 bevatte een uitzonderings-mogelijkheid om een naam die reeds te goeder trouw gebruikt werd voor zowel tabaksproducten als andere producten of diensten, (in een duidelijk andere presentatievorm) te gebruiken voor reclame voor die andere producten of diensten. Het artikel bevatte in lid 3(b) voorts de bepaling dat het verbod van lid 1 niet mag worden omzeild door voor producten of diensten die na de datum waarop aan de richtlijn zou moeten zijn voldaan op de markt worden gebracht namen, merken, symbolen of andere onderscheidende tekens te gebruiken die al eerder voor een tabaksproduct werden gebruikt. Een dergelijk teken zou moeten worden gepresenteerd in een duidelijk andere vorm dan die van het tabaksproduct. Na de nietigverklaring is de materiële inhoud van de richtlijn grotendeels opgenomen in wetsvoorstel 26472 tot wijziging van de Tabakswet, dat heeft geresulteerd in de op 17 juli 2002 in werking getreden nieuwe Tabakswet. De (nieuwe) Tabakswet kent, in navolging van de richtlijn, in artikel 5 lid 1 een algeheel verbod op reclame voor en sponsoring van tabaksproducten en voorts in de artikelen 5 en 5a bepalingen die materieel overeenkomen met de hiervoor vermelde artikelen uit de richtlijn.

2.14. Het hof merkt reeds thans op dat de inhoud van de richtlijn zoals deze naderhand tot stand is gekomen, naar het oordeel van het hof van dien aard is dat deze, indien het merk voor tabaksproducten zou worden gebruikt, mogelijk inderdaad consequenties zou kunnen hebben voor de reclamemogelijkheden met betrekking tot de algehele “brandstyle” van Hugo Boss. Dat en waarom dit voor Hugo Boss onacceptabel zou zijn, heeft zij voldoende onderbouwd en is overigens ook niet door Reemtsma betwist. Geconcludeerd moet derhalve worden dat het gebruik van haar in 1987 gedeponeerde merken voor tabakswaren vanaf het moment dat de inwerkingtreding van de richtlijn (in haar uiteindelijke redactie) een reële dreiging werd voor Hugo Boss zo bezwaarlijk was dat dit in redelijkheid niet van haar kon worden gevergd. De – als gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen – te verwachten vergaande restricties in de Europese regelgeving op het gebied van de presentatie van tabaksproducten, die ook gevolgen zouden kunnen hebben voor de presentatie van andere producten van Hugo Boss, overstijgen voorts datgene wat nog als normaal ondernemersrisico voor Hugo Boss is te kwalificeren. Het voorgaande brengt mee dat Hugo Boss zich vanaf het moment waarop inwerkingtreding van de maatregelen van art. 3 van de richtlijn een reële dreiging werd, kan beroepen op een geldige reden voor het niet (normaal) gebruiken van haar in 1987 gedeponeerde merken. Indien dit moment vóór het verstrijken van een termijn van drie jaren na het depot van de in 1987 gedeponeerde merken kan worden gesitueerd, zijn – tenzij moet worden geconstateerd dat Hugo Boss naderhand haar merken zonder geldige reden gedurende een ononderbroken periode van vijf jaren niet normaal in de Benelux heeft gebruikt - de rechten van Hugo Boss op die merken niet vervallen.

2.16. Het hiervoor bedoelde onderzoek dient te worden verricht met betrekking tot het na 1 januari 1993 voortgezette niet-gebruik door Hugo Boss van haar in 1987 gedeponeerde merken (voor zover de merkrechten van Hugo Boss althans niet reeds waren vervallen) en met betrekking tot het in 1993 gedeponeerde merk. Ten aanzien van dit depot is art. 5 lid 2 (oud) BMW van toepassing. Vaststaat dat dit merk gedurende een ononderbroken periode van vijf jaren niet binnen het Benelux-gebied normaal is gebruikt voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven.

2.17. Ook met betrekking tot de periode na 1 januari 1993 heeft Hugo Boss een beroep gedaan op de hiervoor al besproken richtlijn. Dat voor afloop van het verstrijken van een termijn van vijf jaren na het in 1993 verrichte depot sprake was van (dreigende) inwerkingtreding van de richtlijn, kan als vaststaand worden aangenomen. Het hof is van oordeel dat het voor wat betreft de restricties die de richtlijn meebrengt, gaat om – buiten de wil van Hugo Boss ontstane - belemmeringen die een rechtstreeks verband houden met het merk en die, om de hiervoor onder 2.14 al besproken redenen, het gebruik van dit merk onredelijk maken in de hiervoor onder 2.15 bedoelde zin. Op grond van hetgeen Hugo Boss ter zake – in zoverre onvoldoende betwist – heeft gesteld moet worden geoordeeld dat van Hugo Boss in redelijkheid niet kan worden gevergd, dat zij haar ondernemingsbeleid zodanig wijzigt dat de door haar aangevoerde belemmering zich niet langer doet gevoelen omdat dit een te vergaande beperking in haar bedrijfsvoering zou vergen. Met betrekking tot het niet-gebruiken van haar merken in de Benelux in de periode na 1 januari 1993 tot de nietigverklaring van de richtlijn op 5 oktober 2000, heeft Hugo Boss zich derhalve terecht beroepen op een geldige reden. De restricties van de richtlijn zijn – na de nietigverklaring – vervolgens opgenomen in de Nederlandse wetgeving. Voor wat Nederland betreft is de geldige reden derhalve van kracht gebleven. Hugo Boss zal in de gelegenheid worden gesteld zich nader uit te laten over de vraag of zij na de nietigverklaring van de richtlijn ook een geldige reden had voor het niet gebruiken van haar merken in de andere landen van de Benelux.

3. Slotsom

Slotsom van het vorenstaande is dat de zaak zal worden verwezen naar de rol om Hugo Boss de gelegenheid te geven zich nader uit te laten over de onder 2.13 en 2.17 bedoelde punten. Iedere verdere beslissing zal worden aangehouden.

4. Beslissing

Het hof:

verwijst de zaak naar de rol van 4 januari 2011 voor akte uitlating door Hugo Boss;

houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit arrest is gewezen door mrs. M.M.M. Tillema, A.M.A. Verscheure en N. van Lingen en door de rolraadsheer in het openbaar uitgesproken op 23 november 2010.