Zaak C-587/11 P: Hogere voorziening ingesteld op 24 november 2011 door Omnicare, Inc. tegen het arrest van het Gerecht (Eerste kamer) van 9 september 2011 in zaak T-289/09, Omnicare, Inc./Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen), Astellas Pharma GmbH

28.1.2012

Publicatieblad van de Europese Unie

C 25/40

Hogere voorziening ingesteld op 24 november 2011 door Omnicare, Inc. tegen het arrest van het Gerecht (Eerste kamer) van 9 september 2011 in zaak T-289/09, Omnicare, Inc./Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen), Astellas Pharma GmbH

(Zaak C-587/11 P)

2012/C 25/76

Procestaal: Engels

Partijen

Rekwirante: Omnicare, Inc. (vertegenwoordiger: M. Edenborough QC)

Andere partijen in de procedure: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen), Astellas Pharma GmbH

Conclusies

—	het bestreden arrest vernietigen, en

—	het Bureau verwijzen in de kosten van de hogere voorziening en van de procedure voor het Gerecht.

Middelen en voornaamste argumenten

Rekwirante voert één middel aan, namelijk dat het Gerecht artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009⁽¹⁾ (de „nieuwe verordening”) onjuist heeft toegepast. De onderhavige zaak betreft een oppositie die Astellas Pharma GmbH (voorheen Yamanouchi Pharma GmbH) (hierna: „opposant”) heeft ingesteld op basis van haar Duitse merkinschrijving nr. 394 01 348, waarbij zij heeft betoogd dat er verwarringsgevaar bestond in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 40/94⁽²⁾ (de „oude verordening”) (maar waarvan de relevante onderdelen gelijk zijn aan die van de nieuwe verordening). Aangezien het oudere merk gedurende meer dan vijf jaar was ingeschreven alvorens de oppositie werd ingesteld, diende opposant aan te tonen dat het merk normaal was gebruikt om het als basis voor de oppositie te kunnen gebruiken.

Het Gerecht heeft ten onrechte geoordeeld dat het oudere merk waarop opposant zich baseerde, volgens de wet normaal was gebruikt. Niet wordt betwist dat het betrokken merk daadwerkelijk in de handel was gebruikt door of met toestemming van opposant met betrekking tot de diensten waarvoor het was ingeschreven. Dat gebruik had echter betrekking op de verlening van kosteloze diensten. Volgens de wet kan dat gebruik dus niet worden aangevoerd om aan te tonen dat het merk normaal was gebruikt. Daarover is er rechtspraak geweest, die volgens rekwirante (a) onjuist is toegepast door het Gerecht en (b) hoe dan ook incoherent is. Het Hof dient dan ook uitspraak te doen over de vraag welke rechtsgevolgen in een dergelijk feitelijk scenario moeten worden getrokken.